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ciplawyer@163.com商标恶意注册的现状及危害性后果
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课题组负责人: 杜长辉
课题组成员: 张剑、侯占恒、史兆欢
执笔人: 侯占恒
申请在先原则是商标注册制度所遵循的一项基本原则，这一原则的优势在于，商标注册申请审查机关可以较为便捷地确定申请主体并进行相应审查。但这一制度由于不涉及对申请注册商标的“实际使用”或“意向使用”这一申请基础事实的审查，因此也就产生了相应社会和法律问题，其中最为突出的就是商标恶意注册行为。
修正后的《中华人民共和国商标法》（简称商标法）在第十三条、第十五条、第三十二条等条款中对制止恶意注册明确了相应的法律规范，并在第七条【1】中增加了原则性的规定。上述条款的比照、结合适用，在商标不予注册复审案件、宣告注册商标无效案件中，对制止恶意注册行为发挥了积极作用。但商标申请驳回复审行政纠纷案件（简称商标驳回复审案件）中,商标恶意注册的表现形式与上述类型案件存在较大差异，集中体现为：存在恶意注册情形的是引证商标而非诉争商标。尽管诉争商标申请人往往会提出引证商标存在恶意注册的主张，但基于申请在先原则，人民法院仍将引证商标作为诉争商标申请注册的在先权利障碍事实加以认定，并依据商标法第三十条、三十一条有关法律规定驳回诉争商标申请人的诉讼请求，而对于引证商标注册行为是否属于恶意注册诉争商标申请人已经享有的合法在先权益不作实体审理。
课题组认为，商标注册制度的宗旨在于善意注册并积极在商品流通领域中使用商标标志。针对商标驳回复审案件中引证商标存在恶意注册影响诉争商标申请注册的情形，为促进争议的实质性解决，课题组以北京知识产权法院速审团队2016年3月份以来审结的商标驳回复审案件为基础，结合其他国家对制止恶意注册行为的制度性安排、典型案例以及我国参加国际条约所应履行的条约义务，采取实证分析、比较分析的调研方法，对上述情形的相关法律问题进行梳理和研究，进而提出有利于推动实质性解决纠纷的行政诉讼程序措施。为进一步规范商标申请注册秩序，遏制恶意注册行为，提升司法裁判的公信力，发挥进一步指引作用。
自2016年3月至12月，我院速审团队审结商标申请驳回复审案件共计1578件。其中涉及商标法第三十条和第三十一条的约970件，诉争商标申请人主张引证商标存在恶意注册情形的案件共67件,均集中于此类案件中,占6.9％。
课题组发现，主张商标恶意注册的民事主体大都对该商标标志进行了前期的商业使用并获取了一定商业利益，或基于该商标标志享有其他在先合法民事权益。恶意注册行为会造成损害其上述民事权益的法律后果。同时，诉争商标申请人亦会采取针对性的维权措施，维护其合法权益。课题组选取了诉争商标申请人所属国籍或国际组织、引证商标恶意注册具体情形、诉争商标申请人目前所采取的程序性和实体维权措施等视角，对商标恶意注册的现状、特点、危害后果作一梳理，并在此基础上进一步分析商标驳回复审案件中恶意注册行为难以得到有效遏制的原因，为制定相应的程序性解决措施指明方向。
（一）诉争商标申请人所属国籍或国际组织情况
在上述67件案件中，涉及欧盟成员国的22件【2】，美国16件，中国大陆13件，中国香港5件，中国台湾4件，日本2件，韩国、泰国、加拿大、新西兰、阿联酋各1件。其中，诉争商标申请人主体具有涉外因素的案件有54件，占80.6％。
上述统计数据体现出,针对我国法域外具有较高知名度商标实施的恶意注册行为所占比例较高，占80.5％。虽然针对国内商标实施的恶意注册行为所占比例相对较低，但绝对数量相比已经仅次于美国和欧盟。
（二）引证商标存在恶意注册的具体情形
在上述67件案件中，诉争商标标志具有较强固有显著性且与引证商标高度近似的有64件。其中有53件案件的诉争商标申请人就引证商标恶意注册行为所损害其特定的在先民事权益加以了明确。课题组认为，从该视角分析可以总结概括出恶意注册行为所损害的合法在先民事权益的种类，并对其中最具典型性的行为加以规制。具体情况为：
1、有3件案件体现为，引证商标注册系在同一种或者类似商品上对诉争商标（未在中国注册的驰名商标）复制、摹仿或者翻译的情形，即商标法第十三条第二款所调整的情形；
2、有1件案件体现为，引证商标权利人与诉争商标申请人存在商业代理、代表关系，未经授权，擅自将诉争商标申请人使用的商标以自己的名义进行注册，即商标法第十五条所调整的情形；
3、有49件案件体现为，引证商标系对诉争商标申请人享有在先民事权益的客体进行商标注册，或对其在先使用并有一定影响的商标进行注册的情形，即商标法第三十二条所调整的情形【3】；
4、在53件案件中，还有17件案件同时涉及大量抢注他人权利标志或将公共资源进行商标注册的情形，即商标法第四十四条第一款所调整的情形。
具体见下表：
表一：
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表二：
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基于上述统计可以较为清晰的体现出几个特点：
1、诉争商标标志具有较强固有显著性且与引证商标高度近似。课题组认为，恶意注册行为主要特征之一即商标标志之间存在高度近似，刻意复制、摹仿的特点十分突出，极易造成相关公众对商品来源产生混淆、误认；
2、引证商标权利人对所申请注册的商标标志并未早于诉争商标申请人使用或基于该标志内容拥有其它合法在先民事权益。其注册行为扰乱商标注册秩序并攫取或不当利用了诉争商标申请人的市场声誉，违反了诚实信用原则；
3、恶意注册行为所侵害的合法在先民事权益包括：未注册驰名商标权益、在先使用有一定影响的未注册商标权益、在先著作权、商号权、姓名权等；
4、涉及商标法第四十四条第一款的主要体现为大量恶意注册情形以及对社会公共资源的侵占。课题组认为，在商标驳回复审案件中，该情形往往作为引证商标注册行为具有主观恶意的辅助性事实加以体现；
在上述总结基础上课题组认为，在先使用有一定影响的未注册商标被恶意注册的情形最为突出，虽然对未注册驰名商标恶意注册的情形相对较少，但由于商标知名度较高，社会影响较大，且涉及与在先使用有一定影响商标之间就知名度事实的认定以及法律适用的协调问题，因此将上述两种情形一并作为主要研究的典型案件类型。
（三）诉争商标申请人所采取的程序性和实体维权措施
诉争商标申请人针对引证商标的恶意注册行为，往往采取两方面措施：一方面针对引证商标提出异议申请、撤销注册申请或宣告商标无效申请等实体维权措施 ；另一方面，在诉争商标的商标驳回复审案件中，基于前述实体维权措施进而请求法院中止案件审理，或主张引证商标注册违反诚实信用原则，不应成为诉争商标注册的合法在先权利障碍。
1、在前述67件案件中，诉争商标申请人明确对引证商标采取实体维权措施的有42件，未采取维权措施的有15件，还有10件未予以明确。
2、在前述67件案件中，诉争商标申请人明确提出案件应当中止审理的34件，未提出的33件；
3、在前述67件案件中，诉争商标申请人明确提出引证商标不应成为诉争商标申请注册在先权利障碍的25件，未提出的42件。
具体见下表：
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诉争商标申请人通常采取的具体措施包括：
1、针对引证商标恶意注册行为，依据商标法第四十九条第二款提出撤销注册申请的有4件；
2、针对引证商标恶意注册行为违反商标法第十三条第二款、第十五条、第三十条、第三十一条、第三十二条规定，依据商标法第三十三条提出异议申请的有2件；
3、针对引证商标恶意注册行为违反商标法第十三条第二款、第十五条、第三十条、第三十一条、第三十二条规定，依据商标法第四十五条提出宣告该注册商标无效申请以及针对同时存在其他大量恶意注册商标情形，依据商标法第四十四条第一款提出宣告该注册商标无效申请的36件。
具体见下表：
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基于上述统计，课题组对商标驳回复审案件中恶意注册行为难以得到有效遏制的原因有了更为深刻的认识：
１、引证商标的恶意注册行为系利用商标申请注册制度中的申请在先原则，而作为实际使用在先的诉争商标申请人的已有商标正常商业使用以及后续商标申请注册，均会受到恶意注册的干扰和影响。申请在先原则与使用在先原则的辩证认知和协调适用是遏制商标恶意注册的首要问题；
２、商标申请注册的形式审查和实质审查，是商标局及商标评审委员会依职权进行的行政确认或行政许可行为【4】。审查过程中审查员依职权选择适当的引证商标加以对比并作出判断，该过程不会听取诉争商标申请人的意见陈述。诉争商标申请人只有在收到商标注册申请的驳回决定后，才能得知引证商标的相关信息。引证商标是否存在恶意注册的情形只有待商标驳回复审程序中诉争商标申请人主动提出才能加以呈现；
３、基于现有认识和解决途径，诉争商标申请人只能另行通过对引证商标采取提起宣告商标无效等措施维护自身权益。而在诉争商标自身的商标驳回复审行政审查中，商标评审委员会不会将引证商标恶意注册纳入评审范围；
４、后续行政诉讼程序中，诉争商标申请人虽然一方面以对诉争商标提起宣告商标无效为由申请案件中止审理，另一方面主张引证商标系恶意注册，不应成为诉争商标注册的在先权利障碍，但实际结果却差强人意。在上述34件案件中针对诉争商标申请人提出的中止审理申请均未予以准许。主要原因在于，该情形并未纳入商标评审审查范围，基于行政诉讼对行政行为合法性审查的特点，诉讼程序亦不将该情形纳入案件审理范围。此外由于针对引证商标启动的其他评审程序审查周期长、审查结论不确定性等因素，在诉讼中往往将引证商标仍视为合法有效的先权利障碍，进而驳回诉争商标申请人的诉讼请求；
５、目前的司法实践中，法官已经开始注意到部分引证商标存在恶意注册较大可能性的因素，且在诉争商标申请人已经向商标评审委员会就引证商标恶意注册提出了撤销注册或宣告无效请求后，会视情况将案件中止审理。但中止审理掌握的标准不统一。主要表现为：部分案件在引证商标撤销注册、宣告无效行政裁决作出后，且已经进入诉讼程序时考虑中止案件审理；部分案件在尚未作出行政裁决时即中止案件审理。其原因在于，前者主要从关联案件针对引证商标恶意注册事实已经进入司法审查阶段，无需就此事实重复审理角度予以认定，后者主要从行政裁决审查周期较长，司法主导性可以体现在引证商标恶意注册事实的及时预判与确认予以认定。
【1】商标法第七条规定:：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”。
【2】欧盟成员国（法国15件、英国3件、德国2、荷兰1件、西班牙1件）
【3】商标法三十二条中，涉及在先姓名权3件、著作权2件、商号权13件、在先使用有影响商标31件。
行政
【4】行政许可的特点是针对一般性禁止的事项，我国法律规定烟草专卖资格的获取属于一般性禁止事项范畴。除此以往的其他商标申请注册审查属于行政确认。
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